De chocoladereep van Toblerone,
de blokjes van LEGO en de rode zool van Louboutin. Bij al deze producten herken
je aan de uiterlijke vorm van welk merk deze afkomstig zijn. Voor de merkhouder
heeft dit uiteraard een groot voordeel: de consument legt bij het zien van het
product direct een link met het merk. Dat wordt lastiger als concurrenten
dezelfde vormgeving gebruiken voor hun producten. Daarom proberen veel
bedrijven ‘hun’ kenmerkende vorm te beschermen door middel van een
merkinschrijving. De registratie daarvan leidt tot een uitsluitend recht om
deze vorm te gebruiken. De voorwaarden voor de vastlegging van een vormmerk
zijn echter strenger dan die voor de inschrijving van een merknaam (woordmerk)
of een logo (beeldmerk).

Onderscheidend vermogen

Voor alle (soort) merken geldt
dat deze moeten beschikken over onderscheidend vermogen: de naam, het logo of
de vorm is stelt de consument in staat om de producten met dit merk(teken) te onderscheiden
van producten van andere partijen.

De rode zool van Louboutin en
de Toblerone chocoladereep zijn erkend als geldige vormmerken, de LEGO-blokjes niet.
Deze verschillende uitkomsten zijn het gevolg van een aanvullende eis voor
vormmerken: de kenmerkenexceptie (voorheen bekend als de vormexceptie).

In sommige gevallen is het niet
wenselijk dat bepaalde vormen worden gemonopoliseerd. Vormen kunnen daarom niet
worden ingeschreven indien:

a)   
de vorm, of een ander kenmerk, bepaald is door
de aard van de producten;

b)   
de vorm, of een ander kenmerk van de waren, noodzakelijk
is voor een technische uitkomst; of,

c)    
de vorm, of een ander kenmerk, wezenlijke waarde
geeft aan de producten.

In
de rechtspraak zijn vele voorbeelden te vinden waarin de genoemde criteria zijn
uitgewerkt.

 

Aard van het product

Een sprekend voorbeeld van een
product dat is gebaseerd op de aard van de waar is de bananentrommel. De vorm
van deze trommel is namelijk gebaseerd op de vorm van de banaan. Daardoor is
voor dit product geen merkenrechtelijke bescherming mogelijk.

Er bestaan ook voorbeelden die
minder evident zijn, zoals de Tripp-Trapp kinderstoel van Stokke. Daarvan heeft
de Hoge Raad bepaald dat als een product meerdere wezenlijke gebruikskenmerken
bevat die de consument ook in de producten van een concurrent zal zoeken, de
vormgeving van het product dus ingegeven is door de aard van de waar. Op zich
geen vreemde conclusie nu een stoel veel kenmerken zal hebben die afhankelijk
zijn van de aard van het product: de stoel moet gebruikt kunnen worden om op te
zitten.

Noodzakelijk voor de
technische uitkomst

Ook producten die overwegend
het resultaat zijn van technische elementen vallen niet onder de  beschermingsomvang van het merkenrecht. Over
het driekoppige scheerapparaat van Philips is beslist dat de vormgeving van het
apparaat zodanig technisch is bepaald, dat het product als vormmerk nietig is. Het
feit dat de technische uitkomst door concurrenten ook met een ander ontwerp kan
worden verkregen, maakt dit niet anders. De ratio hierachter is dat een
merkhouder geen monopolie krijgt op technische oplossingen. Voor technische
oplossingen kan bescherming worden gezocht onder het octrooirecht.

Esthetische waarde

Verder wordt in beginsel ook de
esthetische waarde van de vorm, ofwel het design, uitgesloten voor
merkenrechtelijke bescherming. Het design moet dan wel doorslaggevend kunnen
zijn in de keuze voor dat product. Consumenten moeten bijvoorbeeld bereid zijn om
meer te willen betalen vanwege het design. In dat kader is over de kegelvormige
luidspreker van Bang & Olufson bepaald dat deze vorm geen merk kan zijn
omdat deze vorm wezenlijk waarde geeft aan het product.

En nu?

Ook met de uitleg in de
rechtspraak blijft er discussie ontstaan over de reikwijdte van de kenmerkenexceptie.
Zo loopt op dit moment een zaak waarin de vraag centraal staat of het sta-zakje
van Capri-Sun kan worden beschouwd als een vormmerk. De procedure wordt gevoerd
tot aan de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal, die de Hoge Raad adviseert, heeft geconcludeerd
dat het vormmerk van het sta-zakje nietig moet worden verklaard: de
trapeziumvormige verpakking heeft een overwegend technisch doel en is
noodzakelijk om de verpakking rechtop te houden als eruit gedronken wordt. Of
de Hoge Raad het hiermee eens is zal moeten blijken.

In sommige gevallen kan de
inschrijving van producten als vormmerk interessant zijn. Voor auteursrechten
geldt dat de beschermingstermijn beperkt is tot een bepaalde periode. Voor
merken geldt dat de inschrijving, en de daarmee verkregen bescherming, oneindig
kan worden verlengd. Voor u als merkhouder kan deze oneindige bescherming dus
voordelen hebben. Het is wel verstandig om op voorhand te onderzoeken of uw
potentiele vormmerk voldoet aan de hierboven genoemde vereisten. Anders loopt u
het risico dat de inschrijving wordt afgewezen of dat in een later stadium de
merkinschrijving nietig wordt verklaard.

Mocht u nog vragen hebben over
vormmerken dan helpt Jesse
Vermeij u daar graag bij.

https://www.solv.nl/weblog/de-bescherming-van-vormen-binnen-het-merkenrecht/21786