Het Europese Hof
van Justitie (Hof) heeft vandaag in het arrest AMS
Neve uitleg gegeven over de rechterlijke bevoegdheid bij online merkinbreuken.
Centraal staat de vraag wat de “lidstaat
waar de inbreuk heeft plaatsgevonden” is. Wanneer een onderneming is
gevestigd in lidstaat A (Spanje) en daar inbreukmakende producten te koop
aanbiedt op een website die is gericht op handelaren en consumenten in lidstaat
B (Verenigd Koninkrijk), is de rechtbank in lidstaat B in dat geval bevoegd om
kennis te nemen van de vordering wegens merkinbreuk? Ja, aldus het Hof.
Juridisch kader
De Uniemerkenverordening (verordening
2017/1001, UMVo), de opvolger van de Gemeenschapsmerkenverordening (verordening
207/2009, GMVo) bevat bepalingen over de bevoegdheid van rechtbanken bij
internationale inbreuken. Wanneer de gedaagde zijn woon/vestigingsplaats heeft in een lidstaat, maakt de verzoeker
zijn vordering aanhangig bij de rechtbank van die lidstaat (art. 97, lid 1, GMVo,
art. 125, lid 1, UMvo). Deze rechtbank is bevoegd te oordelen over (dreigende)
inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten
(art. 98, lid 1, GMVo, art. 126, lid 1, UMVo).
De verzoeker kan zijn vordering ook instellen bij de rechterlijke instanties van de lidstaat “waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of
dreigt plaats te vinden” (art. 97, lid 5, GMVo, art. 125, lid 5, UMVo). De
lidstaat is in dat geval alleen bevoegd voor (dreigende) handelingen op het
grondgebied van de lidstaat waar de rechtbank gelegen is (art. 98, lid 1 GMVo,
art. 126, lid 1 UMVo).
De territoriale bevoegdheid van de rechter hangt dus af van waar de verzoeker
de vordering aanhangig maakt. Een inbreukvordering gebaseerd op de vestigingsplaats (art. 97, lid 1, GMVo/125, lid 1, UMVo/) kan potentieel betrekking hebben op inbreuken die op het
hele grondgebied van de Unie hebben plaatsgevonden, terwijl een vordering die
wordt gebaseerd op de plaats van inbreuk (lid
5 van dat artikel), beperkt blijft tot inbreuken op het grondgebied van één
lidstaat.
De verzoeker kan niet gelijktijdig een vordering
instellen in de lidstaat waar de gedaagde zijn woon/vestiging heeft en in de
lidstaat waar de inbreuk plaatsvindt. Wel kan de verzoeker gerichte vorderingen
instellen die elk zien op een inbreuk op het grondgebied van één lidstaat.
Feiten AMS Neve
AMS Neve is in het VK gevestigd en produceert en verkoopt
audioapparatuur. Heritage Audio is in Spanje gevestigd en verkoopt
audioapparatuur. Volgens AMS Neve biedt Heritage Audio via haar website aan consumenten
in het VK namaakproducten van AMS Audio aan. AMS Neve heeft Heritage Audio bij
de VK merkenrechter gedagvaard. De merkenrechter stelt vast dat hij niet
bevoegd is om kennis te nemen van de vordering. Volgens de merkenrechter heeft
Heritage Audio in Spanje de beslissing genomen om op een website en op social
media te adverteren en de producten te koop aan te bieden. De inbreuk heeft
daarom in Spanje plaatsgevonden.
De rechter in hoger beroep denkt daar anders over en
stelt de prejudiciële vraag:
„Wanneer een
onderneming is gevestigd in lidstaat A en aldaar stappen heeft ondernomen om te
adverteren voor bepaalde waren en deze onder een teken dat identiek is aan een
Uniemerk te koop aan te bieden op een website die is gericht op zowel
handelaren als consumenten in lidstaat B:
i) is een rechtbank voor het Uniemerk in
lidstaat B in dat geval bevoegd om kennis te nemen van een vordering wegens
inbreuk op het Uniemerk met betrekking tot dit adverteren en te koop aanbieden
van de waren op het grondgebied van lidstaat B?
ii) indien dit niet het geval is, welke
andere criteria moet die rechtbank voor het Uniemerk dan in aanmerking nemen om
te bepalen of zij al dan niet bevoegd is om op die vordering te beslissen?
iii) voor zover het antwoord op punt ii)
vereist dat de betrokken rechtbank voor het Uniemerk nagaat of de onderneming
op actieve wijze stappen heeft gezet in lidstaat B, aan de hand van welke
criteria kan dan worden onderzocht of dit inderdaad het geval is?”
Oordeel Hof
Het Hof overweegt dat wanneer de gedaagde online advertenties
en verkoopaanbiedingen voor inbreukmakende producten doet, deze handelingen
zijn verricht op het grondgebied waar de consumenten en handelaren zich
bevinden tot wie deze advertenties en aanbiedingen worden gericht. Dit is het
geval ook al is de verweerder op een ander grondgebied gevestigd, staat de
server op een ander grondgebied en bevinden de producten zich op een ander
grondgebied.
Wanneer dus uit de inhoud van de website blijkt dat de advertenties en
verkoopaanbiedingen voor inbreukmakende producten gericht zijn tot consumenten
of handelaren in het VK en deze voor hen geheel en al toegankelijk zijn (dit
kan blijken uit de toelichting op de website en media en uit de geografische
zones waarnaar de producten worden verzonden), geldt het VK als lidstaat waar de
inbreuk heeft plaatsgevonden. De verzoeker kan dan op grond van art. 125 lid 5 UMVo
(97 lid 5 GMVo) een vordering in het VK aanhangig maken.
