Al eerder besloot de A-G in
deze zaak dat de inschrijving van Kenzo Tsujimoto’s voornaam als woordmerk geen
geldige reden vormt om naast het bekende woordmerk Kenzo te blijven bestaan. De
houder van het merk Kenzo hoeft derhalve het gebruik van Kenzo State als
woordmerk niet te tolereren. Het Hof heeft deze conclusie van de A-G nu bekrachtigd.

Relevant in deze zaak is dat
dat de houder van het woordmerk Kenzo over een ouder merk beschikt dat tevens
bekendheid verworven heeft. Dat de productgroepen van beide merken niet
overeenstemmen is in geval van een bekend merk niet relevant. Bovendien werd
vastgesteld dat de houder van Kenzo schade ondervond door het gebruik van Kenzo
State. Met het gebruik van Kenzo State als woordmerk wordt meegelift op het
succes van het bekende merk Kenzo.

Daaropvolgend was het aan
Kenzo Tsujimoto om aan te tonen dat hij wel een geldige reden heeft voor het
gebruik van zijn woordmerk ‘Kenzo State’. Als geldige reden voert hij aan dat
het vrijstaat om de eigen voornaam als merk in te schrijven. Op basis van het
recht op eerbiediging van het privé-leven en gezinsleven (artikel 7 Handvest)
zijn personen in beginsel vrij om (voor)namen te gebruiken. Dit geldt tevens voor
het gebruik van eigen namen in het economische verkeer, waaronder dus ook voor
merknamen. Derhalve kan de houder van een eerder ingeschreven merk het gebruik
van iemands eigen naam als merk in principe niet zomaar verbieden.

De A-G merkt echter op dat dit
gebruik van de eigen naam, niet de wezenlijke werking van de
Gemeenschapsmerkenverordening mag ondermijnen. In het onderhavige geval is
vastgesteld dat Kenzo Tsujimoto een latere inschrijving heeft gedaan en dat het
bekende merk Kenzo wel degelijk schade zal ondervinden door deze inschrijving.
Het enige feit dat Kenzo Tsujimoto zijn voornaam graag wilt gebruiken voor een
merknaam levert zodoende nog geen geldige reden op. Het criterium ‘geldige
reden’ impliceert een belangenafweging waarin de belangen van de merkhouder met
een eerder ingeschreven merk eveneens meegewogen dienen te worden. Deze
belangenafweging valt vervolgens uit in het voordeel van de houder van het
bekende merk ‘Kenzo’, aldus de A-G. Het Hof van Justitie sluit zich tot slot
aan bij deze onderbouwing.

https://www.solv.nl/weblog/hvj-eu-gebruik-voornaam-als-merk-is-geen-geldige-reden/21675