Het
bedrijf Dutch Brand House International (hierna: DBHI) is licentiehouder van
het woord- en beeldmerk ‘Falcon’ dat onder andere is geregistreerd voor
sportartikelen en kunstlederen producten (klasse 25 en 28). Adidas is in
september 2018 een kleding- en schoenenlijn begonnen onder dezelfde naam. In de
licentieovereenkomst met DBHI was opgenomen dat DBHI, als licentiehouder van
het merk Falcon, mag optreden tegen inbreuk in het kader van de intellectuele
eigendomsrechten. Voor de rechter vordert DBHI derhalve dat Adidas het merkinbreuk
binnen de Benelux staakt en dat zij eveneens een rectificatie plaats op haar
website.

Met
betrekking tot het beeldmerk oordeelt de rechter dat er geen sprake is van
inbreuk. Het teken van de merkhouder Falcon, met onder meer een valkenkop,
wijkt teveel af van het door Adidas gebruikte teken voor Falcon. Hierdoor
ontstaat bij het relevante publiek geen verwarringsgevaar. Dit is echter anders
met betrekking tot het woordmerk. Beide bedrijven gebruiken namelijk het
identieke woord ‘Falcon’. Voorts is voor merkinbreuk, op grond van artikel
2.20(1)(b) BVIE, van belang dat de tekens in het economische verkeer worden
gebruikt voor soortgelijke producten. Adidas stelt dat dit niet het geval is.
Volgens Adidas gaat het bij de merkhouder van Falcon uitsluitend om functionele
outdoor- en skikleding, dat in een geheel andere categorie waren valt dan de
modieuze sneakers van Adidas.

Desondanks
is de rechter van mening dat de producten wel degelijk onder dezelfde klassen
vallen. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet
rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen
de waren kenmerken, zoals onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook
het concurrerende dan wel complementaire karakter van de waren. De rechter
stelt dat kleding en schoenen zeer identieke waren zijn, nu beide producten de
hoofdzakelijke functie hebben om het lichaam te bedekken en te beschermen tegen
weersomstandigheden. Bovendien gebruiken beide partijen (deels) dezelfde
distributiekanalen en blijkt uit de website van DBHI dat zij de producten van
Falcon tegenwoordig meer presenteert als (sport)kleding voor ‘everyday use’,
aldus de rechtbank.

Daaropvolgend
dient te worden aangetoond dat er verwarringsgevaar intreedt door het identieke
gebruik van het woord Falcon voor dezelfde waren. Adidas erkent dat het gebruik
van het woordmerk Falcon door DBHI onderscheidend vermogen heeft maar stelt dat
het woordmerk is verwaterd. Daarvan is sprake als een woordmerk tot een
soortnaam is verworden. Door DBHI wordt een illustrerend voorbeeld gebruikt om
aan te tonen dat dit niet zo is: “Je eet
hagelslag en je drinkt ranja maar je draagt geen Falcon”.
Falcon is
derhalve niet tot een soortnaam verworden voor schoenen en van verwatering is
dus geen sprake. De rechtbank acht het verder voldoende aannemelijk dat er
verwarring optreedt bij de gemiddelde consument tussen het merk Falcon en het gebruik van de naam Falcon door Adidas. Nu Adidas
met regelmaat een samenwerking aangaat met andere merken, bestaat er in het
onderhavige geval een reële kans dat het relevante publiek ervan uit zal gaan
dat ook hier sprake is van een samenwerkingsverband.

Tot besluit de rechter dan ook dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat merkinbreuk op
grond van artikel 2.20(1)(b) BVIE is aangetoond. Adidas wordt veroordeeld het
gebruik van de naam Falcon voor haar kleding en schoenen te staken en dient een
rectificatie te plaatsen op haar Nederlandse website.

De
gehele uitspraak is hier
te raadplegen.

 

https://www.solv.nl/weblog/adidas-mag-naam-falcon-niet-gebruiken-voor-kleding-en-schoenen/21692